根据路透社报道，中兴旗下手机和平板电脑的多项功能被日资电子公司Maxell控告专利侵权，双方在美国德州特克萨卡纳市展开诉讼，最终陪审团认定中兴通讯故意侵权，中兴被令向Maxell支付4330万美元（约合人民币2.89亿元）。Maxell早前指控中兴的手机和平板电脑在相机，音频处理，电源管理和导航共105项功能侵犯了其专利。中兴否认指控但陪审团认定中兴是故意侵权行为，最终可能导致法官将损害赔偿金额增至陪审团规定金额的更高三倍。

在美国，只要发生了专利诉讼，权利人几乎都会一并主张未经许可的使用人是“故意侵权”。因为一旦这个指控成立，就意味著被告或将面临法律所规定的三倍惩罚性损害赔偿（treble punitive damages）。由于美国的专利损害赔偿一般就已经是相当的高额，如果再加上两倍的乘数，自然就会反应到未来的运营成本之上。这不但对于大型企业会造成严重的冲击，影响到整个上、下游的产业链供需，对于小、微企业而言更可能构成致命性的打击，必须退出市场。

之一个下裁量性三倍赔偿进行解释的判例是Seymour v. McCormick。更高法院在该案中作了如下阐释：惩罚性赔偿由将无知或者善意行为的被告与恣意或者恶意侵权的被告同等对待所产生的不正义引发。该院进一步解释道，“当侵权损害是恣意或者恶意时，陪审团可以施加报复性或者惩戒性损害赔偿，目的并非补偿原告，而是惩罚被告。”

故意侵权的惩罚性赔偿原则在Seymour v. McCormick案后历经多次变化。在Underwater Devices v. Morrison-Knudsen案中，开启了以收到通知函外加疏于充分调查为基础的惩罚性赔偿大门。该规则以他人的专利权通知为依据，向被控侵权人强加了合理注意的积极性义务。这一合理注意的积极义务要求潜在侵权人从法律顾问处获得咨询意见函。于是，在美国司法实践中就形成了潜在侵权人为了免除这样的侵权风险或指控，通常会在推出其产品前，委托一家法律事务所对其设计进行侵权鉴定，以此作为尽到合理注意义务的证据。然而在庭审举证期间，如果被告拒绝提出这样的鉴定报告时，法官就会依据经验法则迳行推定被告没有尽到合理注意义务，如果被告提出鉴定报告，事实上就等于自愿披露了关于鉴定事项的通讯内容，那是否意味着一旦构成侵权，“故意侵权”也就随之成立了？知呱呱研究员黄佳昕认为，这无疑让被告陷入两难的境地，为了挣脱潜在的“故意侵权”指控，在实践中唯一能够提出的不侵权鉴定举证却成了一个“做就会死、不做也是死”的圈套。

为了摆脱这一困境，美国联邦巡回上诉法院在2007年的Seagate案中从多个方面实质性改变了故意侵权法律规则。Underwater Devices 案所强加的积极性合理注意义务被废除了。证明故意侵权的责任重新转移给专利权人，即使被控侵权人采取行为之前已经知晓专利。被控侵权人必须提交法律咨询意见的强制要求被取消了。有评论认为，Seagate案对故意侵权设定的证明标准高得令人震惊。

后来Halo案中美国更高法院首次对惩罚性赔偿裁量权作出了解释，对法院判处惩罚性赔偿产生重大影响。这种影响至少包括如下三个方面：一是废除客观轻率要件将实质性提高惩罚性赔偿的支持比例，进而导致更高的有意无视（intentional ignorance）风险；二是降低证明标准将极大提高被告的法律成本，并进一步强化恐吓效应；三是惩罚性赔偿标准更加不确定，进而导致更高的法律错误成本。Halo案使得专利权人获得惩罚性赔偿更为容易，同时也会导致更大的社会成本。在保护专利权和维护技术创新之间的冲突中，Halo标准更加偏向于专利权人的利益，未能审慎地维持两种冲突利益之间的平衡。

我国现行商标法已经引入了恶意侵犯商标权的惩罚性赔偿制度。新修订的《商标法》第六十三条明确规定：对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述 *** 确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。而目前正在进行的第四次专利法修改过程中，也拟增加对于故意侵犯专利权的惩罚性损害赔偿的有关规定。可见类似的问题与发展将来也非常有可能在国内发生，因此这个问题更加值得大家的关注和重视。

作者：黄佳昕

知呱呱研究院Sennior Reasercher

曾担任国家知识产权局专利局查协作北京中心审查员，兼任复审员、实用新型审查员、实用新型评价报告。

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